Mardi 21 mars 2023
LA DISTINCTIVITÉ DE LA MARQUE
Souvenez-vous… C’était il n’y a guère plus d’un an. On avait commencé à vous expliquer ce qu’était une marque.
Et on vous a laissé un peu sur votre fin. On vous avait promis de vous décrire plus avant comment bien la réfléchir et la déposer, afin de bénéficier des supers pouvoirs acquis du seul fait de son enregistrement. Vous restez depuis dans l’expectative, quoi, puisqu’après le silence fut. Sorry.
Qui sait combien d’entre vous ont décidé de déposer « Real estate du Vieux Mandelieu » pour leur agence immobilière, courant le risque évident, réel, et inéluctable, de recevoir une petite lettre de refus l’INPI ?
On pense à vous, oui, parce qu’on aurait pu vous le dire, nous, que c’était impossible. On aurait dégainé nos deux exemples imparables, celui de la marque à la pomme dont la valeur est aussi due (même un tout petit peu) au fait, qu’elle n’en vend pas, justement, de 🍎. Ou ce grand magasin d’électroménager qui peut se nommer comme tel uniquement parce qu’il ne vend ni pain, ni brioche, mais bien des machines pour les confectionner. On n’a rien cité mais vous avez deviné, n’est-ce pas ? Leur nom à eux est… distinctif.
Votre nom à vous peut être un terme tout ce qu’il y a de plus commun, le seul effort que l’on vous demande pour l’imaginer, c’est de ne pas penser à ce que vous faites, les produits ou les services que vous vendez, mais bien à qui vous êtes.
On vous aurait montré cette photo, et on vous aurait expliqué pourquoi seul le terme « GRILL-OR » peut constituer une marque, mais pas l’information, certes éclairante, que la boite a pu renfermer, il y a bien longtemps, des petits-beurre de l’ALSACIENNE.
Vous voulez vous révélez par le choix de votre marque ? C’est parti ! 👉
✔️ Que signifie concrètement le principe de distinctivité ?
Au risque de nous répéter, une marque sert à identifier un produit ou service, comme propre à une entreprise, dans un secteur d’activité donné. C’est la définition de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle.
À ce titre, une marque doit donc être distinctive afin d’éviter une confusion dans l’esprit du consommateur notamment, sur la provenance, la qualité des produits ou services en présence.
Il n’existe pas de définition positive du principe de distinctivité, l’article 711-2 du code précité se contente de procéder en l’énumération des signes qui ne répondent pas à cette condition. Ainsi, n’est pas distinctive, une marque qui constitue la description du produit ou service sur lequel elle est apposée ou encore qui ne constitue que l’évocation des qualités ou la provenance dudit produit ou service. Ne sont pas distinctives les marques génériques ou usuelles, les marques descriptives, les marques constituées exclusivement d’une forme imposée par la nature du produit, d’une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat conférant au produit sa valeur substantielle. Vous voilà bien renseignés, n’est-ce pas ?
☞ Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Le signe utilisé comme marque sera considéré comme distinctif lorsqu’il est indépendant des produits ou services qu’il désigne.
On ne peut, par exemple, pas utiliser comme marque, des mots tels « stylo », « crayon » pour désigner du matériel d’écriture. Ces termes, par leur caractère usuel, générique, sont nécessaires pour ne serait-ce que les nommer et ne sauraient donc être réservés à l’usage d’un seul au détriment de la collectivité. L’enregistrement d’une marque créant de fait un monopole et la possibilité pour son propriétaire d’en interdire l’utilisation, il deviendrait alors bien difficile préserver le principe général de liberté du commerce et de l’industrie.
Et le consommateur, de son côté, serait perdu. C’est ainsi que l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) a pu retenir, pour rejeter l’enregistrement d’une marque sonore du fait de son défaut de distinctivité, que le simple fait qu’un pétillement de courte durée suivant immédiatement l’ouverture d’une canette soit plus usuel dans le domaine des boissons qu’un silence d’environ une seconde, suivi d’un long pétillement, ne suffit pas pour que le public pertinent attribue à ces sons une quelconque signification lui permettant d’identifier l’origine commerciale des produits en cause. (TPIUE- 7 juillet 2021-n°T-668/19. Affaire Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co.KG c/ EUIPO).
☞ Comment appliquer ce principe ? Pour être distinctive, la marque doit être arbitraire c’est-à-dire, ne pas avoir de lien direct avec les produits ou services qu’elle couvre. On ne vous demande pas d’être créatif, on vous demande vous détacher de ce que vous vendez. Compris ? C’est en général ici que l’on me cite « Se loger.com ». Voyons cela de plus près.
✔️ La distinctivité peut-elle s’acquérir avec l’usage ?
Oui. Mais on vous déconseille de tenter l’enregistrement en espérant que la distinctivité se fera avec le temps, comme le bon vin. Ou alors trouvez un apport financier conséquent pour faire en sorte, à grand renfort de communication, que le terme que vous souhaitez protéger soit perçu au regard du public comme distinctif, et ce avant de déposer votre marque. Car la distinctivité acquise avec l’usage nécessité un usage « long, constant, important, notoire, du signe concerné » et ce, avant son enregistrement.
Ce fut le cas de la forme tridimensionnelle de la barre de Kit-kat au terme de… 16 ans de sondages d’opinion (vous savez désormais que manger une barre chocolatée, c’est manger une marque, étonnant, non ?).
Mais même dans ce cas-là, vos concurrents, à bon droit, pourraient interpeler la justice sur le fait que créer un monopole sur un terme ou une expression du langage courant, même si vous êtes très connu, constitue une « réservation frauduleuse ». C’est le résultat de la saga judiciaire autour de la marque « vente-privée » de la société vente-privée.com, devenue « veepee » depuis. De la marque initiale ne reste que son logo, car en l’état, « l’association de l’expression « vente-privée » et de la représentation d’un papillon de couleur rose sera perçue par le public comme apte à identifier les services précités comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux des autres entreprises » (Cour d’appel de Paris, 17 septembre 2021). Le papillon est resté mais l’élément verbal de la marque a été modifié. « Se loger », elle, a pu continuer.
✔️ Peut-on perdre le caractère distinctif de sa marque ?
Aussi. Pensez aux propriétaires de la marque frigidaire, d’esquimau ainsi que de pina colada, dont les titres ont été frappés de la terrible sanction de déchéance de droits, du fait de leur passivité dans leur défense. Mais il s’agit d’un autre débat.
✔️ Choisir un signe fortement distinctif, pourquoi ?
☞ Parce que les offices d’enregistrement, l’EUIPO comme l’INPI appliquent les principes évoqués plus haut avec beaucoup d’objectivité ; le risque de refus n’est donc pas une légende urbaine et… éviter un refus, c’est faire des économies.
☞ Parce que plus votre marque sera distinctive, mieux vous pourrez la protéger et la défendre, ce qui permettra de la valoriser davantage.
On est certains que vous avez des tas de questions, et on est là pour ça !
Nous vous dévoilerons tout, soit sur rendez-vous, soit au fil de nos prochaines publications, alors restez, connectés, et, surtout, créatifs ! ⭐️
